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企业IPR在工作中的实际专利风险防控经验

2020-09-02

中国电源产业网

导语：大家谈到企业专利侵权风险防控，想到最多的可能就是FTO。近几年，FTO这个词汇突然就流行起来了。笔者也看到了很多大咖写的关于FTO的文章，要做一个FTO的分析报告需要很多的精力和时间。企业专利风险检索是贯穿整个研发过程的，在特定的时期做一个FTO，对于企业来讲可能仅仅是帮忙发现风险，而对于专利风险规避来讲，可能已经错过了最佳时间。本文来分享一下企业IPR在工作中的实际专利风险防控经验。

最近发现了一个有意思的事情，经常会在各种IP论坛或者行业交流群里面看到有人讨论产品FTO报告，甚至很多朋友专门索求FTO报告模板，似乎专利检索不取个FTO的名字就显的不高大上了。今天就来聊一下FTO。

FTO全称为Freedom To Operate，指的是技术实施人在不侵犯他人专利权的情况下自由实施。在国外，侵权人在被诉专利侵权时，可以用FTO报告证明自己非故意侵权，以避免惩罚性赔偿。传到国内后，这个报告似乎就有一点变味了，在此，就不考虑公开的风险因素、风险级别披露等内容，我们姑且把他当做产品上市前的专利侵权检索报告。

从上面我们可以理解，FTO是一个综合性的报告，这个报告最终出具的节点一般是技术方案基本成型，产品快要上市的时候。笔者也看到过一些大咖的文章，说的是FTO分析应贯穿产品研发的整个过程，但是在实际操作过程中，FTO报告往往都是在最后环节操作，很难贯穿研发整个过程。笔者个人理解我们所做的FTO报告应该是可以视为一个在前期检索的基础上的检查或者更全面的总结性的报告，大部分的专利检索和风险预警应在产品开发过程中概要设计阶段和详细方案设计阶段已经全部做好了。

下面来聊聊笔者的专利风险防控经验：

一

专利风险防控介入时间

1、产品立项

专利检索在企业产品立项阶段就应该参与，当产品经理提出需求后，IPR就应该根据需求检索竞争对手专利布局情况，是否有可借鉴的技术点，专利规避难度等一系列问题进行专利检索，当研发项目经理或者系统工程师对产品需求进行技术方案转化之后，IPR应该对转化后的技术方案也进行一个初步的立项检索，大概了解业内专利情况，为后续设计提供初步预警。

2、产品开发过程中

在产品开发过程中的概要设计和详细设计阶段，IPR都要参与专利检索和专利规避工作，实时跟进项目组，了解其设计方向，对设计方案进行实时检索，及时发现风险规避风险，在设计变更的时候，应该对变更的方案进行重新的检索，并且对风险库进行更新。在开发过程中项目概要设计和详细设计等评审节点，IPR都应该参与，了解设计动态的同时对知识产权风险进行评审。开发过程中的检索和及时预警非常重要。如果预警不及时，研发在原有的设计上可能已经投入了大量的人力成本和开模等其它研发成本，而且由于很多公司产品研发周期都很紧，风险预警太晚可能会严重影响开发进度，进而造成更大的损失。

3、产品方案基本确定

等设计方案基本确定后，IPR就可以做一个总的专利排查报告了，这个报告可以理解为上文所说的FTO报告。FTO报告是针对整个产品进行一个系统的全面的检索，可以视为对研发过程中的检索的总结和查缺补漏，形成一个整体的报告。

4、产品上市后

由于专利公开具有滞后性，所以即使在产品上市后，也要持续对相关技术方案和主要竞争对手进行持续检索监控。

二

专利风险防控方式

1、日常专利风险防控方式

（1）在产品立项以前的检索主要目的是了解行业专利布局情况或者主要对标竞争对手专利布局情况，由于在立项的时候具体的设计方案都还没有出来，所以这个检索针对性一般也没那么强。检索到专利后根据立项规划针对性的关注一些即可，对于好的专利技术还可以考虑是否可以在规避专利的前提下借鉴。

（2）在开发概念设计和详细设计阶段

这个阶段涉及大概思路已经成型，小的设计细节一般都在不断设计和优化。此时，IPR应该加入研发项目组以便对整体设计思路，设计细节以及设计方案的改变都要有一个清晰的快速的了解。在研发工程师设计的过程中，及时的根据设计详细方案，进行逐个设计点的针对性检索即可，该阶段的检索最重要的是精准和快速预警。

2、FTO检索分析

FTO检索是一个复杂的过程，一般来讲，笔者的检索方式是首先要求产品经理和项目经理根据项目实际要素提出检索需求。检索需求中一般包含：主要竞争对手，主要竞争对手对标产品，对标上市时间，借鉴的技术方案，借鉴的厂家，以及其它可能存在风险的技术方案的自我反馈等等信息。另外IPR再根据产品本身特点将其按照模块和结构细节进行解析分类，之后再针对每个分类技术/部件进行关键词提炼，结合分类号对其进行检索。最后将解析的技术方案、关键字和分类号检索以及研发市场给出的信息进行的针对性检索结合起来，形成初步的检索风险专利库。

之后IPR需要将初步筛选出来的专利进行逐一识别，将明显不构成风险的专利人工去除掉，留下二次筛选的风险专利库。

再之后，IPR需要组织资深的研发工程师与IPR团队一起对二次筛选的风险专利库的专利权利要求进行逐字逐词解读，判定是否构成风险。这个过程工作量一般极大，可能需要比对数千件专利，对于一些外文专利比对起来就更麻烦，可能需要一个团队耗费几个月的时间，而且这个比对工作需要对产品特别熟悉，所以一定需要资深研发工程师参与，才能加快效率减少出错率。团队内可以分为若干个小组，一个IPR搭配一个资深研发工程师，分组进行筛选比对。在比对的过程中需要对专利做好标记，明显不侵权的可以直接剔除风险库，模棱两可的不清楚的需要再留下来进行下一轮小组讨论，侵权的可以直接标记，宁愿判断侵权也不要轻易判定不侵权，此轮比对后形成三次筛选风险专利库。

在经过前三次筛选之后，剩下的一般就是可以判定侵权的专利和一些不确定的专利了，此时可以扩大筛选小组规模，对于一些不确定的风险专利可以组织多个资深研发工程师和多个IPR一起讨论，必要的时候可以邀请外部专利律师一起参与讨论。对于判定侵权的专利，也需要组织小组在一起核实。经过这四次筛选之后形成了最终的风险专利库。

三

发现专利风险的应对措施

不论是开发过程中的技术点检索，还是整体的FTO检索，在得到的最终风险专利后，都需要对其进行一个内部的风险级别分类，以便为内部采取应对措施做参考。

风险分类可参考专利的侵权权利要求数量，侵权范围，专利权人特性，专利布局方式以及侵权产品在公司的销售定位，开发规划等因素。除此之外，还需要对侵权权利要求进行分析，可以是稳定性分析，也可以找在先销售或者公开证据以便进行现有技术抗辩。

在稳定性分析的时候，企业IPR可以根据企业实际情况选择将该分析委托给事务所来做或者企业内部自己来做。稳定性分析对分析人员的整体行业技术熟悉度要求没那么高，可以请对三性判断更为擅长的外部事务所来做。

在寻找在先销售或者公开证据的时候，建议发现互联网证据以后，可以做一个互联网证据公证，避免后期网页消失或者被删除。另外，为了避免一些流氓专利，企业也可以根据自身情况和行业特性，在自己的产品或者竞争对手的产品上市以后主动购买产品公证封存，以便为后续可能的低质量专利侵扰提供有力的在先证据。

编辑：中国电源产业网

来源：来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

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